有关外观设计专利无效宣告程序中的转用问题

有关外观设计专利无效宣告程序中的转用问题

一、有关转用的具体规定

现行《专利法》第23条第2款的规定“授予专利权的外观设计与现有设计或者现有设计特征的组合相比，应当具有明显区别”，也就是说如果被请求宣告无效的外观设计专利（简称“涉案专利”）与现有设计或现有设计特征的组合（简称“对比设计”）相比没有明显区别，则该涉案专利将被宣告无效。因此无效宣告请求人（简称“请求人”）在无效宣告请求中会提交能与涉案专利进行对比的现有设计作为证据，但是如何与涉案专利进行比对还需要满足《专利审查指南》（简称“指南”）对审查的具体规定。

指南对第23条第2款的审查中规定了“不具有明显区别”的三种情形，第一种是“涉案专利与相同或者相近种类产品现有设计相比不具有明显区别”，第二种是“涉案专利是由现有设计转用得到的，二者的设计特征相同或者仅有细微差别，且该具体的转用手法在相同或者相近种类产品的现有设计中存在启示”，因此当涉案专利与现有设计不属于相同或近似种类产品时，就需要在无效宣告程序中用到转用。

指南还进一步规定了四种明显存在转用手法的启示的情形：（1）单纯采用基本几何形状或者对其仅作细微变化得到的外观设计；（2）单纯模仿自然物、自然景象的原有形态得到的外观设计；（3）单纯模仿著名建筑物、著名作品的全部或者部分形状、图案、色彩得到的外观设计；（4）由其他种类产品的外观设计转用得到的玩具、装饰品、食品类产品的外观设计。如果涉案专利所涉转用手法为以上四种情形之一，那么无效宣告请求人就无须额外检索证明存在具体转用手法的启示的证据，如果不属于这四种转用情形，那么请求人还应增加能够证明该种转用手法存在于现有设计中的证据。

二、外观设计专利无效宣告程序对中转用的认定

通过分析具体案例可以有助于认识和了解某一具体规定，因此我们对相关的无效宣告审查决定进行了检索，在专利局官网通过将“转用”作为决定要点的关键词进行检索，总共检索到21份有关外观设计专利无效宣告审查决定书，其中有12份认可了转用理由，且因涉案专利与转用得到的设计或组合相比不具有明显区别，而被宣告无效。9份无效宣告审查决定没有支持请求人有关转用的理由或经对比具有明显区别，继而维持专利权有效。

经过对上述案例的分析发现能被合议组接受的转用情形有：

（1）属于指南中列举的明显存在转用手法的启示的情形。如一个针对发明创造名称为“玩具（比伯）”提出的无效宣告请求 [1]，该涉案专利是一个婴儿形态的玩具，无效宣告请求人用作对比设计的证据是婴儿真人照片，主张将现有设计转用为玩具后与涉案专利相比不具有明显区别，该转用理由得到了合议组的支持并认为“将婴儿真人的形态转用到玩具上属于《专利审查指南》中规定的明显存在转用手法的启示的情形。”

（2）虽然不属于指南中列举的明显存在转用手法启示的情形，但是在现有设计中存在该种转用手法的启示也可以作为现有设计进行比对。如针对名称为“杯子（1661）”的外观设计专利提出的无效宣告请求中[2]，合议组认为请求人的证据中将小黄人的玩具造型转用在水杯产品中的情形，具有将卡通造型转用到水杯类产品上的启示，因此涉案专利使用的转用手法在同类产品的现有设计中存在启示，请求人可以将熊本熊卡通造型转用到杯子产品上作为对比设计与涉案专利进行对比。

（3）如果有证据能够提供具体的转用手法的启示，还可以进一步将转用后的现有设计与其他现有设计组合与涉案专利进行对比。这是同时运用转用与组合作为无效宣告理由，在指南中对第23条第2款的审查中提到，如果涉案专利是通过现有设计转用和组合得到，则需要按照转用和组合的具体规定来综合考虑。在针对名为“电话机（钢琴型）”的外观设计专利无效宣告请求中[3]，涉案专利是钢琴外观的电话机，请求人提供的现有设计证据有钢琴型的电话机（简称“对比设计1”）和钢琴（简称“对比设计2”），合议组认为对比设计1给出了将钢琴造型转用到电话机的启示，因此可以将对比设计2转用为电话机后与对比设计1组合，然后与涉案专利进行对比。

此外，无效宣告中运用转用时需准确把握指南对“启示”的要求，特别是对比设计不属于指南规定的明显存在转用手法的启示时，则要求请求人提交能够直接反应该转用手法的现有设计，否则合议组很可能不会认可请求人的转用理由。如针对发明创造名称为“粘着式清扫具用台架”的无效宣告请求[4]，请求人提交的证据有属于照明设备的“光管支架”和属于配电设备的“灯座”作为现有设计，而涉案专利为日常用品，虽然现有设计与涉案专利的外观近似，但是没有证据证明有将照明设备类或配电设备类产品的外观设计应用到日常用品（与涉案专利属相同或相近种类）上的现有设计，因此合议组认为请求人提供的现有设计与涉案专利不属于相同或相近种类的产品，在既不属于指南规定的明显具有转用启示的情形，又没有证据证明存在相应转用启示的情况下，不能将现有设计与涉案专利进行对比。

三、准确把握外观设计专利无效宣告程序中的转用

指南在对第23条第2款的审查部分，不管是针对“不具有明显区别的情形”还是“明显存在转用手法的启示的情形”均为穷尽式列举且没有设置兜底性的条款，因此应当严格按照语义进行理解，而不能随意做扩大解释，如指南规定“由其他种类产品的外观设计转用得到的玩具、装饰品、食品类产品的外观设计”属于存在明显转用启示的情形，就应该只限于玩具、装饰品和食品这三类产品，而不能引申到其他种类的产品。

请求人在外观设计专利无效宣告请求中，应该准确把握审查的审理标准，在面对待无效的涉案专利时，若现有设计与涉案专利不属于相同或相近种类的产品、所使用的用途也不相同，应当考虑到这样的现有设计不能够直接单独或组合与涉案专利进行对比，此时就要求考虑转用的问题。请求人可以根据现有设计与涉案专利的对比确定涉案专利所采用的转用手法，再根据指南的规定考虑该手法是否属于明显存在转用启示的情形，如果不属于就要求请求人检索到采用了相同的转用手法的现有设计，以此来证明该转用手法存在现有设计的启示，不然可能检索了大量证据最终却无法用来与涉案专利进行对比。

参考文献：

[1] 第37204号无效宣告请求审查决定书；
[2] 第40335号无效宣告请求审查决定书；
[3] 第19036号无效宣告请求审查决定书；
[4] 第42740号无效宣告请求审查决定书。