关于撤销连续三年不使用注册商标程序中立体商标使用证据的提供与认定

关于撤销连续三年不使用注册商标程序中立体商标使用证据的提供与认定

撰稿人：张照龙、李转好

案号：

一审：(2018)京73行初2595号

二审：(2019)京行终4124号

案件背景：

黛尔吉奥品牌有限公司（简称黛尔吉奥公司）系诉争商标第5876007号商标的权利人。诉争商标第5876007号商标系立体商标，申请日期为2007年1月29日，核定使用在第33类威士忌酒等商品上。汕头市派斯顿酒业有限公司（简称派斯顿公司）以诉争商标于2013年3月14日至2016年3月13日期间（简称指定期间）内无正当理由连续三年不使用为由，向商标局申请撤销诉争商标在全部核定使用商品上的注册。商标局作出商标撤三字[2016]第Y010059号决定（简称第Y010059号决定），该决定维持了诉争商标在全部核定使用商品上的注册。

派斯顿公司不服第Y010059号决定，向中华人民共和国原国家工商行政管理总局商标评审委员会（简称商标评审委员会）提出复审申请，请求撤销诉争商标的注册。2017年11月15日，商标评审委员会作出商评字[2017]第139827号《关于第5876007号图形商标撤销复审决定书》（简称被诉决定）。该决定认为：黛尔吉奥公司提交的证据不足以证明诉争商标在核定使用商品上于指定期间进行了公开、真实、合法的商业使用。故商标评审委员会决定撤销诉争商标的注册。黛尔吉奥公司不服被诉决定，向北京知识产权法院提起行政诉讼。经北京知识产权法院审理，认为诉争商标于指定期间内在核定使用商品上进行了真实、合法、有效的商业使用，一审判决撤销了商标评审委员会作出的被诉决定。商标评审委员会上诉后，二审北京市高级人民法院维持了一审判决。

案件法律意义：

本案为我国关于立体商标撤销复审行政纠纷案件的首例案件，对于立体商标的使用证据如何评价及认定具有很高的指导意义。由于立体商标不同于传统意义上的平面商标，立体商标的使用证据难以直接体现在商品包装以及合同、发票等商品交易文书上，所以首先需要对于立体商标的显著特征部分进行归纳和总结，并与实际使用了立体商标的产品证据进行印证。其中，对于立体商标的证据搜集除了产品的实物之外，广告宣传中对于立体商标的使用情况显得尤为重要。此外，通过架构实际使用了立体商标的产品名称与该产品之间的联系，再通过证明该使用了立体商标的产品进行过生产或销售，以此间接的证明了该立体商标进行了真实、合法、有效的使用。

本案中，在商标评审委员会评审阶段，商标评审委员会将诉争商标作为图形商标进行审理并以此予以评判，继而认为黛尔吉奥公司对诉争商标连续三年停止使用而对诉争商标予以撤销。一审法院和二审法院在审理的过程中，总结了诉争商标作为立体商标所具备的显著特征，并将这些显著特征与黛尔吉奥公司所提交的网络平台中销售的产品的图片进行了比对，确认了商品图片所显示的该款酒的酒瓶外形、标签贴附位置与诉争商标的立体标志相同。并且，结合该款产品的名称“尊尼获加黑牌”苏格兰威士忌，与黛尔吉奥公司所提交的入境货物检验检疫证明和销售发票可以相互印证，证明了使用诉争商标的“尊尼获加黑牌”苏格兰威士忌在指定期间内持续大量进口并进行销售的事实。此外，网页的检索中也可以通过检索相应的关键词“尊尼获加酒方瓶”而获得在指定期间内关于使用了诉争商标的“尊尼获加黑牌”苏格兰威士忌的商品信息和网页宣传页面。故而，一审和二审法院认为黛尔吉奥公司提交的证据能够形成证据链，足以证明诉争商标在核定使用商品上于指定期间内进行了真实、合法、有效、商标法意义上的使用。

正如二审法院所言，商标使用是实现商标区分商品来源等功能的前提，也是维持注册商标有效的条件，商标使用是为了使相关公众将其作为商标识别，进而产生区分商品来源的作用。本案中的诉争商标，在申请过程中亦是通过证明该三维标志通过长期大量的实际使用和宣传推广，经过使用取得了的显著性，产生了识别商品来源的功能，由此而获得注册。因此，在证明立体商标是否进行了真实合法有效的使用时，首先需要释明立体商标所具备的显著特征，再将实际使用了立体商标的产品与立体商标的显著特征进行比对，以此证明具备了立体商标显著特征的商品是对立体商标的实际使用。一审法院和二审法院也正是秉承了这样的审判逻辑，将网络平台产品销售页面中的酒瓶外形、标签贴附位置与诉争商标的立体标志进行了比对，确认了二者具有相同的显著特征。同时，对于立体商标这类非传统的商标类型，常见的合同、发票等交易文书难以直接体现立体商标的使用。因此可以通过产品背标上的产品名称或者网络平台销售页面中对该产品的称呼等，将产品的名称或惯常称呼与发票等交易文书中所记载的产品名称搭建起联系，形成证据链条，共同佐证使用了立体商标的该款商品进入了商业流通领域，进行了真实、有效的商业使用。

鸿方代理技巧及心得：

由于立体商标不同于传统意义上的平面商标，立体商标的使用证据难以直接体现在商品包装以及合同、发票等商品交易文书上，所以对于立体商标的证据搜集除了产品的实物之外，广告宣传中对于立体商标的使用情况显得尤为重要。本案中，鸿方作为原告黛尔吉奥公司的代理人首先总结了诉争商标作为立体商标所具备的显著特征，如立方瓶型、弧形颈标、斜形标贴、长方底标等特征。因为上述特征正是立体商标可以区别于其他产品形状或包装的显著识别部分。消费者可以通过该特征识别产品的来源。

其次，鸿方围绕使用了诉争商标特征的商品，搜集并提供了相应的网页宣传页面、京东等网络销售平台的销售页面，通过网络平台中销售产品的图片进行比对，确认了商品图片显示该款酒的酒瓶外形、标签贴附位置与诉争商标的立体标志相同，由此而确认了立体商标进行了真实、公开、有效、合法的使用。最后，鸿方通过架构实际使用了立体商标的产品名称与该产品之间的联系，再搜集并提供了入境货物检验检疫证明和销售发票进行相互印证，证明了使用诉争商标的“尊尼获加黑牌”苏格兰威士忌在指定期间内持续大量进口并进行销售的事实，以此间接地证明了诉争商标进行了真实、合法、有效的使用。

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