平行进口商标侵权探析
平行进口商标侵权探析
Authors: Bryce Bao, Olivia Ma
一、平行进口商品的认定
平行进口是指当某商标在两个以上国家均获得保护时，他人未经商标权人的许可，从允许销售带有该注册商标商品的某一国市场合法购买，经入境检验手续后将该商品投放至保护该商标的另一国市场销售的行为。综上，平行进口应符合以下要件：
1、权利人对商品上贴附的商标在出口国与进口国均享有合法权利。
2、平行进口商品为贴附商标的正品。
3、出口国与进口国的商标权人实质性归属于同一权利人。
4、未经商标权人同意。
5、平行进口商品履行正常合法的海关监管手续进入国内。
二、对抗平行进口商的权利主体以及权利请求基础
《商标法》第六十条第一款规定：“侵犯注册商标专用权行为而引起的纠纷，商标注册人或者利害关系人可以向法院起诉。”根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四条规定：“商标法第六十条第一款规定的利害关系人，包括注册商标使用许可合同的被许可人、注册商标财产权利的合法继承人等。在发生注册商标专用权被侵害时，独占使用许可合同的被许可人可以向人民法院提起诉讼；排他使用许可合同的被许可人可以和商标注册人共同起诉，也可以在商标注册人不起诉的情况下，自行提起诉讼；普通使用许可合同的被许可人经商标注册人明确授权，可以提起诉讼。”因此，商标法、司法解释允许商标权人以及利害关系人对侵害注册商标专用权行为维权。
实务中，有商标被许可人未以商标专用权受到侵害为由反而以商标使用权受到侵害为由主张平行进口商承担责任，是否存在法律依据？
请求保护商标专用权的基础规范来自于商标法的规定，而请求保护商标使用权的依据来自于商标使用许可合同的约定。商标专用权是法定权利，具有排他性；商标使用权并非法定权利，是因商标使用许可合同而形成的债权，具有相对性，难以对抗合同之外的第三人。
三、商标权人是否受到权利用尽原则约束
对于平行进口背后的权利用尽原则， TRIPS持开放态度，由各国根据各自的国情采取不同的态度。采用国内权利用尽原则的国家，一般禁止平行进口。采用国际权利用尽原则的国家，允许平行进口。就我国目前法律而言，权利用尽在商标平行进口中作为抗辩理由并无适用的空间，难以得到司法的支持。
在（2020）粤73民终1944号案件中，广州知识产权法院认为，在国外基于该国商标法的规定而出现商标权用尽，并非作为权利人在中国注册商标权用尽而主张不侵害商标权的当然抗辩理由，故平行进口的商标权国际用尽不能成立。
四、平行进口商品构成商标侵权的认定
通说认为，商标主要具备三大功能：来源识别功能、品质保证功能及宣传广告功能。实务中，我国平行进口领域的商标侵权认定主要围绕案涉商标的识别功能是否受损来考量，法官普遍集中于判断商标是否足以造成消费者混淆。平行进口领域中，常见的混淆行为表现为：未经商标权人同意，将商品外文商标翻译成中文，所译文字与注册商标类似；在商品上擅自随意加贴中文标签等。
在浙江省高级人民法院（2020）浙民终326号百威英博投资（中国）有限公司与厦门古龙进出口有限公司侵害商标权纠纷案民事二审判决书中，法院认为：“进口商在平行进口商品上加贴自行翻译的与权利人在境内注册并使用的中文商标不一致的中文标识，会破坏权利人中文商标与其英文商标之间的对应性，削弱其为提高中文商标知名度、开拓境内市场而做出的努力，同时也割裂了权利人中文商标与其商品之间的对应关系，损害了中文商标的来源识别作用，属于《商标法》第五十七条第七项规定的‘给他人的注册商标专用权造成其他损害的情形’，构成商标侵权”。
五、认定平行进口行为侵犯注册商标专用权的其他考量标准
在来源识别的基本功能上，商标还衍生出品质保证功能和承载商誉功能。常见的损害商标品质保证功能和商誉的行为：擅自改变产品包装、擅自磨码、销售未经过安全认证的进口正品等行为。
1、改变包装行为，如未经商标权人同意，使用从第三方购买的、印有涉案商标、未标识分装者信息的分装行为：
在浙江省杭州市余杭区人民法院（2015）杭余知初字第416号不二家(杭州)食品有限公司与钱某某、浙江淘宝网络有限公司侵害商标权纠纷案民事一审判决书中，法院认为：虽然钱海良分装、销售的三种规格的涉案产品中的糖果本身系来源于不二家公司，且其使用的三种规格的外包装上也附着与涉案商标相同或相近似的标识，从相关公众的角度看，并未产生商品来源混淆的直接后果，但商品的外包装除了发挥保护与盛载商品的基本功能外，还发挥着美化商品、宣传商品、提升商品价值等重要功能，钱海良的分装行为降低相关公众对涉案商标所指向的商品信誉，损害涉案商标的信誉承载功能，构成商标侵权。
2、擅自磨去产品识别码的行为：
在浙江省杭州市中级人民法院（2017）浙01民初972号玫琳凯公司与马顺仙侵害商标权及不正当竞争纠纷民事一审判决书和江苏省苏州市中级人民法院（2013）苏中知民初字第0175号绝对有限公司、保乐力加（中国）贸易有限公司与苏州隆鑫源酒业有限公司不正当竞争、垄断纠纷案民事一审判决书中，法院均认为：“平行进口商磨去涉案产品的识别码，在影响商标的识别功能、导致消费者混淆的同时，更妨碍了商标权人对产品质量的追踪管理，干扰了商标权人控制产品质量的权利，致使商标权人商标权益受损。判断该磨码行为应属于《中华人民共和国商标法》第五十七条第（七）项规定的‘对他人的注册商标专用权造成其他损害的’情形，构成商标侵权”。
但磨码行为是否一定侵权？（2021）冀06知民初79号一案中，被告没有隐瞒刮码销售的行为，严格遵守诚实信用原则，用显著标识将商品的真实情况告知广大消费者，消费者是在知晓真实情况前提下自主作出的购买行为，不会对消费者的权益产生任何影响，亦不会影响消费者对商品来源识别。故，法院认为，这种“磨码”/“刮码”的行为，并未实质性改变商品的外观、品质，也未破坏商品的商标标识，虽然刮除了部分溯源码，但并未达到影响指示商品来源的功能，也未影响消费者对于商品本身品质和信誉的评价，更不会影响消费者对商品的使用，不会造成相关公众的混淆。因此，从上述几个案例的情况来看，如若被告虽然存在对原厂商产品进行“磨码”/“刮码”的行为，但被告所“磨码”/“刮码”后的商品，并不会对原厂商的商品来源识别造成任何影响。具体表现为：1. “磨码”/“刮码”后的商品仅商品溯源码处有轻微磨损，其他整体外包装与出厂时一致，对原厂商标没有任何涂抹改动损坏；2. 产品信息与外包装上信息完全一致，在产品本身属于正品无质量问题的情况下，是否保存二维码对消费者权益无任何影响，也不能体现原厂商的产品质量管理体系、价格管控体系及销售渠道管控体系等信息；3. 该“磨码”或“刮码”商品属于正品；4. 没有证据能证明“磨码”/“刮码”对商标权人的商誉造成了不利影响。此时，这种“磨码”/“刮码”的行为并未构成商标侵权。
3、销售未经过安全认证的进口正品等行为：
在吉励贝食品（上海）有限公司与北京好食好吃进出口有限公司、安徽洋品行电子商务有限公司侵害商标权纠纷【案号：（2018）京0101民初13472号】案中，法院认为被控侵权商品属于超范围使用食品添加剂的食品，不符合我国食品安全标准规定，可能存在食品安全隐患。该等商品造成的食品安全问题或违法情形所带来对商品的否定性评价均会通过标注在商品上的涉案权利商标指向商标权人。故两被告销售的产品破坏了权利人商标保证商品质量和商品提供者信誉的作用，对注册人的商标专用权已造成实际损害。
六、总结
综合前述案例，平行进口领域认定商标侵权应主要考虑：来源识别功能有无受损、品质保证功能有无受损、商标所承载的商誉有无受损。
对于商标权人，应充分考量其在不同国家、地区的商业安排与价格策略，与商标被许可人就商标使用问题充分沟通，并适时监测相关未经许可的侵害商标专用权的行为；
对于商标被许可人，建议通过合同约定相关条款，使自己的商标使用权利受保护程度加强。例如，在签订商标许可使用合同时，被许可方可以通过合同约定，对许可方（商标权人）附加约束无商标使用权的产品购买者不向商标被许可方所在国出口该产品的义务。如果商标权人不能有效制止平行进口的，进口国的被许可方有权减少支付商标使用费；
对于平行进口商，应尽量保持进口货物的原有状态。不对进口产品进行任何的加工、改动及再包装，尤其做到不对外文商标进行翻译。应确保通过正规渠道获取商品，并确认核实商品销售的条件和资质认证，及时办理关税缴纳等。
